专利申请,您做好「主动修改」准备了吗?
时间: 2021-04-08 03 北京康信知识产权代理有限责任公司 张秀英 阅读量:
在申请专利的过程中,当专利申请文件存在缺陷时或基于申请人的主观意愿,申请人可以对专利申请文件进行主动修改。


一、什么时候可以进行主动修改?


《专利法实施细则》第51条中对主动修改的时机进行了规定,即,发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改(参考下图)。


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二、在申请人对专利申请文件进行主动修改时有什么约束?


《专利法》第33条中规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。


换句话说,申请人在对专利申请文件进行主动修改时,需要遵守的大原则是:修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。


三、为什么需要对专利申请文件进行主动修改?


有朋友会问,既然在主动修改时依然不能超出原说明书和权利要求书记载的范围,申请人为什么还需要对专利申请文件进行主动修改呢?

 

其实,除了修正专利申请文件中存在的缺陷之外,申请人利用主动修改的机会可以做的事情还是很多的。


作为一种常见的主动修改策略,申请人可以在主动修改时机内调整权利要求书的保护结构,这样,可以随市场变化或竞争对手的变化,对希望保护的方案进行调整。举例来说,原始说明书中记载了方案A和B,权利要求书中仅记载了方案A。随着市场变化,竞争对手在专利申请之后推出了关于方案B的产品,这样申请人可以考虑在主动修改时机内将方案B增加到权利要求书中,以便对方案B进行保护。

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如上图所示,申请人X于2020年01年01日提交专利申请,申请文件的权利要求书保护的方案是“饺子”,该申请文件的说明书中记载了两种方案:“饺子”与“馄饨”,申请人X获知企业Y于2021年02月25日推出产品“馄饨”,并在市面上开始销售。面对这种情况,申请人X可以通过主动修改增加对“馄饨”的保护。申请人X于2021年03月01日向国家知识产权局提起实质审查请求,对权利要求保护的方案进行主动修改,在主动修改中,将方案“馄饨”添加到权利要求书中,从而使得修改后的申请文件对饺子和馄饨均进行了保护。


对于上述主动修改策略,有的朋友会问,是否可以在答复审查意见时进行上面的修改策略?这里给出的答复是:不一定,这是因为在答复审查意见时需要依照审查意见进行修改和答复,相比于主动修改阶段而言,答复审查意见时对权利要求的修改约束较多。下面还是以饺子和馄饨为例进行说明。

第一种撰写方式,独立权利要求如下所示:

“一种饺子,其特征在于,包括:

馅料;

覆盖所述馅料的具有第一厚度的面皮,其中,所述面皮由面粉与水按照第一预设比例混合而成。”


说明书除了记载上述关于“饺子”的方案之外,还记载了以下方案:

“一种馄饨,包括:

馅料;

覆盖所述馅料的具有第二厚度的面皮,其中,所述面皮由面粉与水按照第二预设比例混合而成,所述第二厚度小于所述第一厚度。”


在此种情况下,主动修改的话,是可以将方案“馄饨”添加到权利要求书中的。然而在答复审查意见时,修改则需要针对审查意见进行。若审查意见认为饺子不具备创造性,在答复的过程中,基本上只能针对方案“饺子”进行相应的修改,并不能将方案“馄饨”添加到权利要求书中。


针对上述关于“饺子和馄饨”的方案,是否存在更好的撰写方式。在此,笔者建议可以采用以下撰写方式:


第二种撰写方式,独立权利要求如下所示:

“一种面食,其特征在于,所述面食包括:

馅料;

覆盖所述馅料的具有预定厚度的面皮,其中,所述面皮至少由面粉与水按照预设比例混合而成。”


说明书中记载上述面食为饺子,或为馄饨。


在此种情况下,若审查意见认为面食不具备创造性,在答复的过程中,可以针对面食不具备创造性进行修改,将关于“馄饨”的特征添加到权利要求中。


从上述饺子与馄饨的例子,可以看出,在答复审查意见时,对权利要求书的修改会很受限,这也对申请文件的前期撰写提出了更高的要求。为了能够根据市场变化调整权利要求保护的内容,建议申请人充分利用好主动修改时机,提前布局一些主动修改策略,以便可以根据市场或竞争的变化更好地利用专利保护企业的权益。

关键词: 专利申请,答复意见,专利审查,专利申请文件,主动修改,康信知识产权
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