同报案件的向外申请
时间: 2019-09-19 15 北京康信知识产权代理有限责任公司 赵囡囡 阅读量:

同报案件,指发明和实用新型同日申请的案件。发明和新型同日申请制度,是中国专利法律体系中比较独特的制度。专利法第九条规定,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。基于这种制度,申请人相当于买了一项“保险”,在尝试申请发明的同时,一旦不成功,还有一个保底的实用新型。因此,虽然申请成本会提高一些,很多申请人都会考虑将发明和实用新型同日申请,以对比较重要的技术方案进行最优的保护。


对于这种案件,在进行向外申请时,会遇到一个问题:要求优先权的话,到底是要求一项优先权还是要求两项优先权呢?具体地,向外申请要求优先权,有两种方式,一种是通过要求国内优先权,直接以巴黎公约的方式进入其他国家,另一种是通过要求国内优先权,先进行PCT国际申请,后续通过PCT途径进入其他国家。


从国外优先权的制度设计来说,其主要是为了保障缔约国的国民向其他国家申请时的权利,是为了避免在本国申请的专利的公开影响其他国家申请的新颖性和创造性。从这个角度上说,如果同日申请的发明和实用新型的内容一模一样,则向外申请时仅要求一项优先权即可,没必要要求两项优先权。实务处理中,目前也一般只要求发明的优先权。


然而,近日收到了一个欧专局的审查意见通知书,其大意说进欧洲的案件的优先权案件不是首次申请,不能要求其的优先权。代理师查证后发现,此案件的母案为中国发明和实用新型同日申请中的发明。那么,这是否意味着之前的策略不正确,需要调整呢?


阅读审查意见通知书后,代理师发现审查员是将同时申请的实用新型作为对比文件,认为因为有同日申请的实用新型的存在,作为母案的发明案件不能作为首次申请。


经仔细分析,发现审查员意见通知书中指出的实用新型为发明和新型同日申请中的实用新型,发明和实用新型的申请日均为同一天,不会存在实用新型在先发明在后的问题。另外,此案件的发明案件的内容与实用新型相同,也不存在进欧洲的案件要不到全部优先权的可能。


基于上述分析,要求一项发明优先权的操作,是没有问题的。不过,需要指出的是,由于向外申请案件面对的是多个国家和地区的不断变化的法律环境,任何一项业务操作的规则,都有可能会随着法律环境的变化而变化。代理师应该基于安全第一的原则,密切跟进其他国家和地区的法律环境变化,随时准备对内外案件的业务操作规则进行调整和变更,以保障申请人的最大利益。

关键词: 专利
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